简介

Sisvel 联合权威专家近期发表了两篇关于禁诉令 (ASI) 的文章。对任何希望了解禁诉令性质、其应用方式（包括滥用情形）、为何仲裁、调解等替代性争议解决机制 (ADR) 更具优势，以及标准制定组织 (SSO)、竞争监管机构和法院如何鼓励许可方与实施方选择替代性争议解决机制而非禁诉令的知识产权从业者而言，这两篇文章都极具参考价值。

第一篇文章的标题是《禁诉令是一场逐底竞争——仲裁才是解决方案》，于 2022 年 2 月发表 在《知识产权资产管理》(IAM) 上。 由 Sisvel 创始人 Roberto Dini、 Jing He、和 Mario Franzosi共同撰写。

第二篇文章刊登于 《les Nouvelles》三月刊，标题为《禁诉令现象及其域外影响》。本文由 Sisvel 的  Valentina Piola 摘录整理。内容源自国际许可贸易工作者协会意大利分会 (LES Italia) 于 2021 年 9 月 29 日组织的一场 网络研讨会 ，其主题为“不同国家法律下的禁诉令——意大利、德国、英国和美国”。  这次网络研讨会由 Roberto Dini 主持，与会嘉宾包括 Mario Franzosi 先生、 Robin Jacob 爵士、 Paul R. Michel 法官、 Randall Rader 法官、 Cordula Schumacher 女士，以及负责为本文撰写讨论纪要的 Valentina Piola 女士。

IAM 文章：《禁诉令是一场逐底竞争——仲裁才是解决方案》

IAM 的文章在开篇第一段就旗帜鲜明地指出问题本质：

在标准必要专利 (SEP) 诉讼领域，司法管辖权之争由来已久。但近期部分法院对禁诉令的采用，恐将引发全球 SEP 争端解决机制的“逐底竞争”困境，最终导致诉讼陷入僵局。欧盟于 2021 年 7 月启动了 正式的 WTO 程序， 向中国寻求提供更多有关其使用禁诉令的信息，这反映出形势的紧迫性。  

在引言结尾部分，作者预先提出了他们所主张的最佳解决方案——国际替代性争议解决机制，并指出欧洲联盟法院在 2015 年 华为诉中兴案中已明确认可独立第三方在解决标准必要专利纠纷中可发挥的协调作用。

禁诉令 (ASI) 现象

作者接下来回顾了禁诉令在专利诉讼中的应用情况，其论证起点是 Unwired Planet 诉华为案，在该案中，英国最高法院确定了为全球标准必要专利许可支付的公平、合理和无歧视 (FRAND) 专利使用具体费率。作者认为，在 Unwired Planet 案判决后，中国法院对该判决的司法适用已明显偏离英国法院原意：

英国法院认为，若起诉人不情愿在法院判决基础上接受全球许可，法院将签发涵盖英国且仅限于英国的禁令。这与中国法院的做法形成了鲜明对比，中国法院将案件作为合同纠纷受理，而未考虑任何基础专利侵权诉讼问题，并随后签发了禁诉令，这种司法实践实质上干预了外国司法管辖权或与中国无管辖权关联的企业。  

作者指出，“这种做法引发了主权巨大争议，并激起了关于哪些法院有权确定 FRAND 专利许可费率的论战”。
文章继而剖析了中国法院在华为诉 Conversant 案、小米诉 InterDigital 案和三星诉爱立信案中签发禁诉令时考虑的关键因素，其中包括：
● 域外法院判决执行对中国境内平行诉讼可能产生的影响；
● 签发禁诉令的必要性；
● 不签发禁诉令对申请人的损害是否超过签发禁诉令对被申请人的损害（即利益平衡原则）；
● 签发禁诉令是否会损害公共利益；以及
● 签发禁诉令是否符合礼让原则。 

作者尤其质疑了中国法院对公共利益的司法认定逻辑，指出：

令人遗憾的是，中国法院对公共利益的分析似乎并不全面……对将其专利技术纳入行业标准的创新者奖励不足，有悖于促进创新和提供更安全新产品的立法宗旨。而这才是真正的公共利益所在，亦是中国《专利法》的既定宗旨。

欧洲各国法院的反应

随后，作者介绍了欧洲各国对禁诉令的反应，首先指出，“通过禁令限制当事人在外国司法辖区执行外国判决的合法性严重存疑，因其本质上试图约束他国法院的司法行为。在此情形下，禁诉令似乎并未考虑领土主权（任何法律体系的根本原则）”。

一种反应是“不顾国家主权的普遍原则，竞相在认为对己方有利的法院起诉交易对手”。英格兰和威尔士上诉法院在“Vestel 诉 Access Advance”一案中处理了这种“择地诉讼”的问题，不同于管辖权过度扩张的中国法院，其认为，在缺乏基础专利侵权诉讼的情况下，英格兰和威尔士上诉法院无权直接设定全球 FRAND 费率。

基于 Sisvel 诉海尔案和 InterDigital 诉小米案，作者认为“申请或意图申请禁诉令的专利实施方，根据欧盟法院和德国联邦最高法院的判例法，不能被认定为具备充分接受许可的意愿”。

关于禁诉令这一具体问题，作者阐述道：  

为终结禁诉令、反禁诉令与反反禁诉令的循环，慕尼黑地方法院进一步强化司法立场，认定实施方试图规避支付许可费义务的行为需承担法律责任。该法院明确指出：实施方固然可尝试申请禁诉令，但专利权人可重新诉至慕尼黑法院，而后者将直接颁发禁令。这一判决逻辑表明，试图通过禁诉令重构专利权人与实施方间的博弈平衡，将无法实现 FRAND 许可费率的有效协商。

仲裁——解决 FRAND 争议和避免拖延战术的有效工具

在详细阐述了与禁诉令相关的问题之后，作者将关注点转向了最佳替代方案，即国际仲裁机构，并阐述其四大优势：
●   仲裁降低了诉讼成本。
●   当事人可自主选择兼具法律、技术及经济专业背景的仲裁员，确保标准必要专利/FRAND 争议的公正裁决；
●   仲裁可以更容易地对标准必要专利组合进行整体评估，因为与法院诉讼不同，属地原则并不妨碍仲裁庭审理来自不同司法管辖区的专利案件。
●   最后，基于《纽约公约》框架，仲裁裁决可在全球范围内获得强制执行。

尽管有这些优势，但作者承认，“仲裁作为法院争议的替代方式，迄今为止取得的结果好坏参半”。为推广仲裁机制，作者建议所有相关组织和主管部门应当共同推动仲裁实践。例如，呼吁标准制定组织 (SSO) 通过要求成员提交仲裁意愿声明的方式，鼓励其成员采用仲裁程序。

作者主张竞争监管机构应“认识到，未能就 FRAND 专利许可费率达成一致时，双方负有通过仲裁解决争议的竞争法义务”。最后，作者建议“负责处理 SEP 案件的法官可以利用诉讼程序，通过鼓励当事人进行仲裁来彰显其在 FRAND 争议中秉持善意协商的意愿”。

在结论部分，作者指出，“禁诉令正逐渐成为各国法院维护本国产业利益的工具，或许也可被视为构成国家援助，甚至是不公平贸易行为，违反了世贸组织等国际贸易条约和新兴多边协定。”然后，他们发出了郑重警告。

若不能对创新者巨额研发投入给予合理回报，且忽视其专利技术的社会价值，将严重挫伤创新者的新研究投资动力。这会产生不利于技术进步的后果，创新者可能选择退出标准化进程，转而采用封闭式专有方案或商业秘密进行技术保护。这种破裂的标准与专利生态系统将引发各种不可预见的后果，最终导致所有参与者陷入更严重的局面。

LLES NOUVELLES 文章：禁诉令现象的起源

第二篇文章涉及的内容大致相同，但重点更加突出，从禁诉令的起源入手，揭示了禁诉令只是另一种形式的拖延战术 (hold-out)，并再次得出结论，专利纠纷的最佳解决方案是仲裁和调解等替代性争议解决机制。

文章再次指出，Unwired Planet 案的判决是禁诉令现象的肇始，但讨论组随即澄清了中国法院对该判决的适用已远远超出英国法院的初衷。回顾该案可知，英国最高法院在 Unwired Planet 案中认定，在处理大型国际标准必要专利组合时，设定覆盖全球的专利包许可费率是最优解。然而，与多起中国禁诉令案件不同，Unwired Planet 案始于专利侵权诉讼，这一诉由明确赋予了英国法院对当事人的管辖权。此外，如前所述，Unwired Planet 的英国法院并未干涉其他司法管辖区的审判权——被告只能选择接受全球专利许可费率定价，或面临英国市场禁令的制约。

相比之下，中国多起案件似乎纵容了当事人通过择地诉讼，选择在专利许可费率认定上对己方有利的法院进行判决。此类案件在缺乏专利侵权基础诉讼的情况下启动，其管辖权存在争议，而禁诉令禁止在其他司法管辖区提起诉讼，显然构成对其他司法管辖区管辖权的干预。

基于此，部分美国法院对中国禁诉令不予承认。例如在三星诉爱立信案中，美国德克萨斯州联邦地区法院 Rodney Gilstrap 法官明确表示禁诉令的适用应视为对他国司法管辖权及无管辖权企业的司法干预。该法官拒绝承认中国禁诉令的效力，转而颁布了“反干涉令”。

需指出的是，在法院拒绝承认禁诉令后，当事双方通过上诉程序达成和解。这种司法实践表明，法院可通过推动当事人协商谈判来化解争议，而这始终是确定专利许可费率的最佳途径。  

把禁诉令作为拖延策略 

讨论组成员随后将禁诉令定性为另一种形式的拖延战术，认为其“引发的市场扭曲将损害整个创新生态系统”。尤其是，禁诉令的破坏性体现在其剥夺了专利权人通过法院维权、起诉未经授权使用其专利技术的实施方的权利。这种拖延战术通过抬高自愿被许可方相较于拖延战术竞争对手的生产成本，形成了对自愿被许可方的严重挫伤和惩罚。

讨论中再次引入公共利益考量维度。讨论组指出，中国法院设定低费率源于其“认为尽可能降低创新与技术成本符合市场利益”的司法理念。对此，讨论组反驳称“公共利益不应仅着眼于压低价格，更应体现在通过不断地产品迭代升级改善民众日常生活品质。而实现这一目标需要投入巨额研发资金”。

注意到中国制造商日益增强的产业地位，讨论组观察到“禁诉令正因此演变为部分国家（尤其是中国）法院保护本土产业利益的司法工具。这种行为甚至可能构成世贸组织等国际贸易条约所禁止的国家援助或不公平贸易行为”。

作者欣慰地指出，事态仍存有乐观空间。以 Sisvel 诉海尔案为例，法院判决：被诉被许可方须在合理期限内主动与专利权人达成协议。在 Interdigital 诉小米案中，慕尼黑地区法院裁定，申请禁诉令即构成缺乏善意协商意愿的佐证。该定位将当事方定义为不情愿被许可方，使其丧失 FRAND 抗辩权并面临禁令风险。正如作者观察到的，“若其他法院采纳此种策略，将对诸多专利拖延战术者产生强烈震慑——其在申请禁诉令前必然会慎之又慎。”

替代性争议解决机制解决 FRAND 争议，避免拖延战术 

在详细介绍了禁诉令引发的多重问题后，讨论组成员提出以仲裁与调解为核心的替代性争议解决机制作为破局之策。讨论组成员一致认为，替代性争议解决机制具有裁决高效、成本低廉的优势，且具备处理不同司法管辖区大型专利组合的能力。此外，此类机制不会确立法律先例，仅约束协议双方，并在保密状态下解决争议，避免引发不同国家间司法管辖权的冲突。

讨论组亦指出了替代性争议解决机制的一些局限性，但多数问题可以有应对方案。例如，仲裁虽无法直接宣告专利无效，但可将标准必要专利有效性评估任务委托给欧洲专利局 (EPO) 等国际专利机构完成。事实上，在近期试点项目中，欧洲专利局已就专利必要性出具评估意见。

尽管存在上述优势，但讨论组同意替代性争议解决机制作为国家法院司法诉讼替代方案的效果仍显不足。与上一篇文章相呼应，他们呼吁标准制定组织、竞争监管机构、法院及其他政府部门共同推动替代性争议解决机制的应用。

文章特别提及国际标准制定组织，数字视频广播 (Digital Video Broadcasting) 的一项非常积极的实践，该组织近期发布谅解备忘录，鼓励成员通过仲裁解决许可争议。讨论组建议竞争监管机构应要求标准组织将仲裁纳入争议解决条款，同时主张法院可将当事人拒绝参与仲裁的行为视为缺乏合作意愿的司法认定依据。

尽管迈出了可喜的一步，但讨论组总结指出“为维护整个创新生态系统的良性发展，很重要的是，专利许可协议应主要通过非诉途径达成。但当前困境在于，仲裁程序无法强制推行，必须基于当事人一致同意或合同条款约定方可启动。因此，令人遗憾的是，迄今为止仲裁选择仍十分有限。”

有关更多信息，请阅读全文：
《禁诉令是一场逐底竞争——仲裁才是解决方案》(pdf)
《禁诉令现象及其域外影响》(pdf)