FRAND 在美国的新动向
美国德克萨斯东区法院近期审结的一起案件中，法官和陪审团的裁决进一步证明，美国对标准必要专利 (SEP) 争议的看法正在发生转变。Sisvel 的 David Muus 对此进行了分析。
1 月 26 日星期五，美国地区法院法官 Rodney Gilstrap（德克萨斯东区）就 G+ Communications 诉三星（案件编号：2:22-CV-00078）一案做出了裁决。该裁决判予 6,750 万美元的损害赔偿金，外加诉讼费用和计量专利许可费，被告的总赔偿额可能高达九位数。
但这并非本案值得深入研究的唯一原因。该裁决（尤其是 Gilstrap 法官 2024 年 1 月 22 日出具的判决意见）揭示了美国 FRAND 原则的一个新动向，即尽管美国 FRAND 原则诞生不久，却已形成日益丰富的判例体系。
FRAND 契约与 FRAND 协商
在欧洲，FRAND 原则主要植根于竞争法；而在美国，则主要基于合同法。在美国，FRAND 原则的执行核心在于标准制定组织 (SSO) 与参与标准制定的企业之间的合同（这些企业通过贡献其技术来解决标准旨在解决的问题）。该合同通常包括一项知识产权政策，根据该政策，参与方声明愿意在特定条款下提供其专利许可。
就蜂窝标准而言，3GPP 的欧洲电信标准化协会 (ETSI) 是主要的 SSO。ETSI 的知识产权政策包括要求参与企业做出不可撤销的声明，阐明其是否会为那些他们认为有可能成为或已经成为标准必要专利——通常指涉及其为标准贡献的技术专利——提供许可，且许可条款需公平、合理且无歧视；简称为 FRAND 原则。
FRAND 的实际含义取决于许多因素，但关键是，其指一种费率以及达成协议的过程。简而言之，FRAND 是实施方与发明人之间达成的一项契约。
迄今为止，美国的 FRAND 原则侧重于“契约”层面，并以“无歧视性”为核心主题。因此，法院通常会考量可比性协议，以了解在类似案例中适用了哪些费率。尽管如此 ，法院也尝试通过独立的统计分析方法（例如，TCL 诉爱立信案）来确定是否可能计算出公平合理的费率。这种统计学方法被称为“自上而下的方法”。
美国的方法与我们观察到的欧洲大陆的方法截然不同（以及伦敦的方法又有所不同）。美国的系统强调确定损害赔偿，而欧洲大陆的法院则侧重于裁定禁令（实质上是产品禁售）是否正当。
欧洲判例法优先考量在公平竞争与尊重个体权利之间取得平衡。这将重点从损害赔偿转移到了善意协商行为上；或者换句话说，转移到当事方是否真诚地参与了在 FRAND 原则下协商交易的正当程序。
这种方法认为，标准的实施方只要履行了寻求许可的义务，就不会面临专利权人提出的排他性主张。相应地，专利权人则必须提供合理的（即符合 FRAND 契约的）费率，并对类似的实施方提供平等的条款。实施方必须积极地寻求该许可，并毫无不当迟延地同意该许可。这通常被描述为 FRAND 义务的“双向道”。直到最近，FRAND 的这一部分在美国处理 SEP 诉讼的方法中并未发挥重要作用。但这种情况正在开始改变。
未能践行义务
我首次观察到 FRAND 许可的协商过程本身成为美国 SEP 案件核心争议点，是在涉及 Sisvel 子公司的一起案件中：特拉华州地区法院受理的 3G Licensing 诉 HTC 案 。在该案中，陪审团认定 HTC 故意侵犯了 3GL 的专利，并鉴于被告蓄意决定不协商 FRAND 原则下许可，因此判予了损害赔偿金。 如今，在 G+ Communications 诉三星案中，裁决结果更进一步，为该关注合同签订前阶段的正在形成的美国 FRAND 原则赋予了更强的分量。法院认定，G+ Communications 的 FRAND 承诺源于 ETSI 的知识产权原则，而该原则属于一份受法国法管辖的合同的一部分。基于此，法院得出了几项引人瞩目的结论：
如果一方没有善意进行关于 FRAND 许可的协商，另一方可主张律师费和诉讼费“在为一项已贡献给被采纳标准的专利（该专利被称为标准必要专利）协商许可的过程中，如果任一协商方（无论是专利持有人还是被采纳标准的实施方）未能进行善意协商，并因此导致未能达成基于公平、合理和无歧视 (FRAND) 条款的许可，则该未秉持善意行事的一方有责任赔偿另一方因该违约行为产生的任何合理损害，包括但不限于律师费和诉讼成本。”
若一方未积极参与 FRAND 协商过程，则另一方的协商义务即告中止。“然而，在为一项受 FRAND 义务约束的专利协商许可的过程中，如果专利权人或被采纳标准的实施方中的任何一方未能秉持善意行事，并因此导致许可未能授予，则另一方继续协商的义务即告中止。这并不意味着专利所附带的 FRAND 义务被解除，而是避免强制善意行事的一方继续与未能善意行事的一方进行协商。如果该恶意一方停止其恶意行为并开始秉持善意行事，则善意的协商也必须恢复。”
“有种你来告”策略的代价
美国过去的 SEP 案件专注于费率和损害赔偿，这一实践被认为助长了实施方的拖延战术。毕竟，如果拖到最后一刻才支付专利许可费也不会产生任何 负面后果，谁还会愿意提前支付呢？
诉讼过程拖得越久，专利权人败诉或干脆放弃的可能性就越大。原因可能多种多样：无力承担高昂的律师费、人手不足以支撑长期诉讼，或者仅仅是抗争的意愿消退了。发明人的实力越弱，这种情况就越容易发生。对于实施方而言，这便是一场完胜。
当专利权人囊中羞涩却仍在热切寻求公平补偿时，实施方却已将利用争议技术所赚取的所有利润牢牢捂在自己口袋里。只需简单地否认需要许可（或者假装有意协商），一直拖到最后一刻——因为他们心知肚明，无论最终是通过判决还是谈判达成，自己得到的许可条件都是一样的——这无疑是一个精明的商业决策。
这种策略被称为“趋利侵权”。然而，这个术语并未真正捕捉到其否定发明人权利（而正是发明人创造了产品存在之根本）的不公本质。对于无良企业而言，“有种你来告”策略常常是成功的，尤其当它由财雄势大的公司部署时更是如此。
G+ Communications 诉三星案的裁决一定程度上遏制了滥用发明人权益的机制。它强烈表明，实施方最好重新考虑其拖延拒签公平合理许可的策略。
在 G+ Communications 诉三星案中，被告的责任不仅体现在 6,750 万美元的过往侵权赔偿金上，未来可能还要支付更多。首先，法院的裁决为三星承担 G+ 的诉讼费用提供了可能性。让未能履行契约义务的一方最终为对方的诉讼成本买单，这似乎才显公平。
然而，事情并未到此结束。基于 Law360’s 报道，陪审团还裁定 被告需为每台售出的产品支付 1.50 美元的两项专利许可费，该费率将持续至 2030 年（届时涉案两项专利中的一项将到期）；从 2030 年直至 2036 年底，需继续为每台售出的相关产品支付 0.50 美元的专利许可费。
据估计，三星目前在美国的年均 5G 产品销量约为 2,400 万台。尽管预计其 5G 销量会随时间推移增长至每年 3,000 万台以上，但即便仅按当前销量计算从 2024 年至 2037 年的费用，被告的总账单也将远超 3 亿美元，外加支付 G+ Communications 的诉讼费用。
我推测，G+ Communications 将愿意接受一个远低于此的金额作为 FRAND 契约的条件。突然间，在美国欺压发明人的行为，看起来不再像过去那样“有利”了。
David Muus 是 Sisvel 的许可项目主管，常驻巴塞罗那。